無効資料調査が必要なときとは?

無効資料調査とは

既に、特許庁の審査官の審査を経て、「特許登録」となっている特許をつぶす(無効とする、つまり、その特許は始めからなかったものとする)ための資料調査、あるいは、無効となるまで徹底的にやっつけるのではなくて、特許の権利範囲を狭くさせて無害化する(専門的に言うと、特許請求の範囲の減縮により、製造・販売する予定の新製品をその特許の技術的範囲の範囲外とする)ための資料調査です。

ここで、「特許登録」となっている特許とは、特許庁の審査官の審査を経て特許庁が特許法の法律のもとに特許として認めている、言わば、お墨付きの特許であります。(通常、特許出願をすると出願日から1年6ヶ月後に公開特許が発行される。そして出願日から3年以内に審査請求された特許についてのみ審査が行なわれ、特許査定、特許料納付の後、特許権の設定登録がなされて特許権が発生し、特許公報が発行される。)

無効資料調査が必要なとき

例えば、前回の話の中で、「銀をプラスチックに練りこんだ抗菌性まな板」の特許が公開特許ではなくて「特許登録」となっていると仮定します。この場合、銀を練りこんだプラスチック製まな板を、A社が製造販売したとすると、この特許権を侵害することになってしまいます。

この「特許登録」となっている特許をA社が用いることのできる方法としては、この特許の特許権者からライセンス(特許実施許諾)を受けるか、又は、この特許を無効とすることの出来る資料を探して無効とするか、の2つの方法があります。しかし、この特許権者のX社はA社の強力なライバル会社でありライセンスをしてくれることはまずないとしたとき、後者の方法、つまり、無効資料調査を行って、この特許を無効にするしかありません。

無効資料調査を必要とする場面は、主に、上記のようにこれから製造販売しようとする新製品、又は、現に製造販売している製品について支障となる特許をつぶしたいときですが、その他の場合として、相手から特許侵害を訴えられたときに、その対抗手段として行うときもあります。

無効資料調査はどのようにして行なうか?

この無効資料調査は、特許出願前の特許調査と基本的には同じです。

つまり、この特許について、新規性、進歩性のどちらかを満たしていないことを証明するための資料収集調査です。

しかし、この特許登録となっている特許は、特許庁の審査をクリアーした特許であります。
この特許庁の審査を覆させなければなりません。この点、特許出願前の特許調査に比べ、はるかに労力を要することになります。

この無効資料調査は、研究員が独断で行なうべきではなく、知的財産部(知的財産部がない企業の場合はしかるべき特許事務所)と相談するべきです。

幸いにして、つぶすことの出来そうな資料が見つかった場合、その資料に基づいて本当につぶせるかどうかの鑑定を特許事務所で行なってもらい、「特許無効鑑定書」を書面でもらっておくのが好ましいです(通常、数十万円の費用がかかる)。

以降の対策としては、
1.その鑑定書をもらってそのまま放置しておく。
2.その鑑定書を相手企業に送付して交渉を行なう。
3.特許庁へ無効審判を請求する。の、3方法が考えられます。

鑑定の結果、ほぼ間違いなく無効に出来るとの鑑定が得られたならば、1のそのまま放置しておいてもよいと思われます。2の場合としては、その鑑定書を例えばライセンス料を下げさせる等の交渉の材料として用いて相手企業とライセンス交渉を行なう場合などが考えられます。3は、シロクロをはっきりさせたい場合、例えば、現に特許侵害訴訟の真っ只中にいるような場合の対抗手段として、あるいは、その特許が極めて重要なコア技術に関連する場合、等が考えられます。

企業が、1から3をどのように使い分けているかについては、企業の特許政策の重要秘密に属し、公表されている統計データはないが、3の特許庁への無効審判請求は、年間200から300件程度であること、2は特許侵害を自ら告白することになるのでレアケースと考えられること、を考慮すると、1のケースが多いものと思われます。

以前は、「特許公報」が発行された後6ヶ月間に限って異議申立ての出来る「異議申立て」制度がありましたが現在は廃止され、「無効審判」制度のみとなってしまっています。

この「異議申立て」は年間7千件から8千件程度行なわれていたので、「異議申立て」が廃止されると「無効審判」が増加するものと思われていましたが、前述のごとく年間200から300件程度と以前とほとんど変わっていないことからも、?のケースが多いものと推測されます。

参考)「情報提供」(刊行物提出)について

無効資料調査は、特許登録になった特許を対象としていますが、情報提供はまだ特許登録となっていない公開特許を主に対象としています。
つまり、特許登録となると都合の悪い公開特許について、その公開特許をつぶすための資料を特許庁に提供して審査官の審査の手助けを行なうことを意味します。
提供者の名前を記入しなくてもよく、書体も自由であり、無料であるので、広く利用されています。2005年には約7,000件の情報提供が行なわれ、提供された情報の76%が審査の拒絶理由通知に利用されています(H19年6月の特許庁発表データより抜粋)。
尚、最近は、特許登録となった特許についての情報提供も認められています。

参考)特許侵害調査と無効資料調査、情報提供との関係について

通常、特許侵害調査(新製品販売の特許調査)を行うと、10件以上の問題となる公開特許又は特許登録となっている特許が見出されます。これらの1件1件を精査し、侵害の有無、及び、侵害の可能性のある特許についてはつぶせるか否かの検討をしなければなりません。
このときに、特許登録となっている特許については無効資料調査、公開特許については情報提供を要する場面に多々出くわします。
新製品を研究開発するときには、「特許調査」がなぜ必要なのか?】の中で、「ステップ3の特許侵害調査が企業の知的財産部の特許担当員の最も労力を要する業務である」、と述べましたが、その理由は、上記の業務に、実は、最も労力を割かれるからです。